REGISTRO DE MARCAS

Contesta el suspenso de tu solicitud de marca

Contestar correctamente el suspenso de una solicitud de marca es esencial para obtener la protección deseada.



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Analizamos de manera profesional y honesta el suspenso recibido y evaluamos las posibilidades de obtener la concesión de la marca.

Entender el suspenso de la solicitud de marca emitida por la Oficina de Marcas es esencial para valorar si continuar adelante con el proceso de marca o por el contrario abandonar y dejar de gastar recursos. En el suspenso, el examinador al cargo de la tramitación de la solicitud de marca indica el motivo que impide que la marca se conceda tal y como se solicitó. En muchos casos es posible conseguir la concesión de la marca aun habiendo recibido un suspenso si se conocen los argumentos correctos. Los abogados especialistas en marcas de Volartpons cuentan con gran experiencia en el análisis de suspenso de solicitudes de marcas y pueden determinar si la solicitud de marca puede llegar a la concesión o no.

El servicio de contestación a un suspenso de la solicitud de registro de una marca parte de un análisis de los motivos del suspenso. Puede tratarse de motivos absolutos o relativos y la contestación depende del tipo de suspenso.

Seguidamente se procede a elaborar de un escrito argumentativo a favor de la registrabilidad de la marca. Eventualmente se modifican los productos y servicios que se pretenden proteger con la marca.

Finalmente, el servicio de contestación a un suspenso de la solicitud de registro de una marca acaba con la presentación de la argumentación elaborada ante la Oficina de Marcas dentro del plazo establecido y siguiendo los requisitos formales exigidos legalmente. 

Paso 1

Análisis de los motivos del suspenso de la solicitud de registro de una marca

Analizamos si los motivos señalados por el examinador de la Oficina de Marcas son reales o bien si hay una mala interpretación de la ley de marcas. En los casos en que el motivo del suspenso sea una prohibición absoluta, es importante comprobar que dicha prohibición aplica a la solicitud de marca afectada. En los casos en que el motivo del suspenso sea una prohibición relativa (exista una oposición por una marca anterior), es importante estudiar si existe margen para la convivencia de ambas marcas o no.

Paso 2

Modificación de los productos y servicios solicitados y elaboración de un escrito argumentativo

Con el fin de evitar que la solicitud de registro de la marca se vea afectada por una prohibición absoluta o bien para alegarnos de los productos protegidos por la marca oponente, es posible limitar o concretar el listado de productos y servicios que se pretenden proteger con la solicitud de marca suspendida. Seguidamente se debe elaborar un escrito argumentativo a favor de la registrabilidad de la marca siguiendo el procedimiento establecido por la oficina de marcas. Se deben aportar argumentos para demostrar que la marca solicitada puede convivir con los antecedentes que han presentado oposición al no existir riesgo de confusión entre las marcas.  

Paso 3

Presentación de la argumentación ante la Oficina de Marcas

Finalmente se debe presentar la argumentación elaborada en defensa de la registrabilidad de la marca ante la Oficina de Marcas correspondiente. En ciertos casos se deben pagar tasas de modificación. El procedimiento de concesión de una marca exige el cumplimiento de un gran número de normas formales y plazos que son fácilmente olvidados o malinterpretados. El no cumplimiento de dichas normas y plazos puede provocar la denegación de la marca solicitada por lo que es esencial asegurarse de realizar dichos trámites correctamente.

Nuestra bodega confió la gestión del registro, renovación y mantenimiento de las marcas a Volartpons. Compañeros del sector nos habían hablado bien de sus servicios y la verdad es que son muy profesionales en su trabajo. Antonio Ariarte.

Bodegas Ariarte

Al ser nuevos en el mundo del vino, deseábamos comenzar con buen pié registrando desde el primer día nuestra marca. Primero realizamos el informe previo que nos recomendaron para no recibir oposición durante el registro de la marca. Y así fue. El registro no recibió oposición y ahora ya tenemos nuestra marca registrada.

Manel Ferrer

Yo era una inculta en el tema del registro de marcas y el abogado que me atendió fue extremadamente amable y me explicó con detalle todo el proceso de registro. 

Laura

El registro de nuestra marca de la unión europea para nuestro negocio de ropa fue complicado al existir marcas similares ya registradas en algún país europeo. Gracias a vuestra profesionalidad lo conseguimos. Contaremos con Volartpons en un futuro si tenemos que registrar alguna otra marca.

Etny Design

Preguntas frecuentes

Dispones de dos meses desde la fecha de publicación del suspenso de oposición. Pasados estos dos meses, será la oficina quién valore si la oposición interpuesta procede o no. Una vez la marca sea concedida o denegada se puede interponer un recurso contra la decisión.

Si has recibido un suspenso por oposición debes saber que en caso de no contestar, será la oficina quién valore si las marcas se parecen sin disponer de los argumentos a favor tuyo.

Si. No obstante es interesante mencionar en el escrito jurisprudencia que soporte tus argumentos. De este modo se obliga al examinador a tener en cuenta casos anteriores similares al tuyo.

Si has recibido una oposición contra tu solicitud de marca es que un tercero con un derecho anterior a tu solicitud (por ejemplo otra marca) considera que tu marca le perjudica y consecuentemente intenta que sea denegada.

Para evitar recibir una oposición deberías haber solicitado un informe previo. El informe previo te informa sobra las marcas similares o idénticas a la que vas a solicitar. Esta información es muy valiosa ya que permite al solicitante modificar la marca con el fin de evitar recibir oposición de las marcas detectadas. 

La contestación a un suspenso en una marca internacional se debe realizar a través de un agente nacional por lo que es muy recomendable contratar los servicios de un buen profesional. No dudes en contactar con nosotros para obtener un presupuesto para tu caso.

La oposición puede presentarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de marca de la UE. La fecha oficial de publicación es la fecha que aparece en la parte A1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea

La División de Oposición de la EUIPO utiliza las cinco lenguas de la Oficina (español, alemán, inglés, francés e italiano). No obstante, el escrito de oposición solo puede presentarse en una de estas lenguas que, además, coincida con una de las dos lenguas escogidas por el solicitante de la marca de la Unión Europea indicadas en la publicación que de esta se efectúa en el Boletín de Marcas de la UE. Esta lengua se convierte en la utilizada a lo largo de todo el procedimiento de oposición.
Si el escrito de oposición se ha presentado en una lengua de la Oficina (español, alemán, inglés, francés e italiano) que, sin embargo, no coincide con las de la solicitud de marca de la UE impugnada, el oponente dispone de un mes para presentar una traducción a la lengua correcta. Este plazo, que no requiere de notificación alguna por parte de la Oficina, se computa desde el fin del plazo para presentar la oposición.

El escrito de oposición puede basarse en una solicitud de marca o en una marca registrada que sea anterior. Las marcas pueden ser marcas nacionales de alguno de los Estados miembros de la UE (nacionales), marcas internacionales (registradas según el Arreglo de Madrid y su Protocolo) o marcas de la Oficina del BENELUX. También se prevé la posibilidad de basar la oposición en una marca notoria protegida por el artículo 6 bis del Convenio de París.
Finalmente, también puede basarse en otros derechos anteriores en la UE, de alcance no meramente local, siempre que la legislación nacional que los regule permita a su titular impedir la utilización de una marca posterior. La oposición puede basarse asimismo en una indicación geográfica protegida con arreglo a la legislación de la UE o de un Estado miembro.

Los escritos de oposición se notifican el escrito de oposición al solicitante de la marca de la Unión Europea, o a su agente si es el caso. A partir de este momento, se abre un plazo de dos meses en que ambas partes pueden ponerse en contacto para intentar una solución amistosa. Este plazo se denomina de reflexión (cooling off).

 

En todos los Estados miembros de la Unión Europea las marcas están sujetas a la obligación de uso efectivo y real en el mercado dentro del plazo de cinco años a partir de su registro. En consecuencia, el Reglamento sobre la marca de la UE otorga al solicitante la posibilidad de exigir del oponente que presente prueba del uso de las marcas en que basa su oposición, siempre que estas marcas tengan una antigüedad superior a cinco años, contados desde la fecha de registro. La solicitud de la prueba de uso debe ser «incondicional» y presentarse en un «documento aparte».
Aquellos productos o servicios para los que no se haya podido aportar la prueba de uso quedarán excluidos de la oposición. En otras palabras, el procedimiento de oposición solo podrá mantenerse en relación con las marcas y productos o servicios para los que se haya podido probar un uso efectivo y serio. De no probarse el uso para ninguno de los productos y servicios para los que esté(n) registrada(s) la(s) marca(s) anteriores, la oposición será desestimada.
Las pruebas que deben aportarse deben consistir en «indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición». Estas pruebas pueden consistir, a título de ejemplo, en documentos y objetos acreditativos, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas juradas o solemnes.

La decisión sobre el reparto de costas se toma como una decisión sobre el fondo. En todos los demás casos en los que la División de Oposición de la EUIPO cierre el asunto, se adjuntará a la notificación una decisión sobre las costas. Cuando las costas se limiten a los costes de representación y a la tasa de oposición, la decisión por la que se fija el importe de las costas se incluirá en la decisión sobre el reparto de las costas, de conformidad con los límites establecidos en la regla 94 del Reglamento de ejecución sobre la marca de la UE.

Sí, los titulares de derechos nacionales anteriores podrán hacer que se prohíba (exclusivamente) la utilización de una marca de la UE extendida en el territorio de un nuevo Estado miembro, en aplicación de su legislación nacional, siempre que se cumplan dos condiciones. La primera de ellas es que los derechos anteriores hubiesen sido registrados, solicitados o adquiridos en el nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de este último, y la segunda que tales derechos anteriores hubieran sido adquiridos de buena fe. Esta disposición salvaguarda el carácter unitario del sistema de la marca de la UE, ya que la marca sigue siendo válida en todos los Estados miembros de la UE, y su utilización se prohíbe únicamente en el «nuevo Estado miembro» donde exista un derecho anterior con el que pudiera entrar en conflicto.

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